100-27-83 8(800)
Звонок по России бесплатно
пн-пт, 9:00-18:00 мск

Экспертиза использования полезной модели: методика и процессуально-правовые аспекты

ЭКСПЕРТИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ: МЕТОДИКА И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ Д.А.Боровский – патентный поверенный, судебный эксперт, начальник юридического отдела ООО «ПатентВолгаСервис» (г. Саратов, borovsky_patent@mail.ru) Автор исследует проблему, вынесенную в заголовок статьи.   Сегодня в России нет общепризнанной методики патентоведческой экспертизы в спорах о нарушении прав на изобретения и полезные модели. Между тем экспертизы проводятся, и у каждого эксперта, конечно, есть свои идеи и наработки по поводу того, как это делается. Периодически выходят статьи, в которых обсуждаются отдельные аспекты проведения таких экспертиз. Изучаются такие сложные вопросы как определение использования в устройстве внешних или динамических признаков, применение правила эквивалентов. Последнее, впрочем, в России до сих пор не устоялось, несмотря на давнюю историю. С одной стороны, это выражается в отсутствии легального определения определения эквивалентности признаков, с другой – в продолжающейся дискуссии специалистов [1], подчас весьма острой. [1] Джермакян В.Ю. Определение эквивалентного признака, данное в ГОСТ Р 55386-2012, противоречит норме статьи 1358 ГК РФ // Патентный поверенный. 2016. № 3. С. 9; Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Там же. 2016. № 3. С. 20; Морская О.Г. О применимости использовавшихся в СССР критериев эквивалентности признаков // Там же. 2016. № 4. С. 16; Джермакян В.Ю. О новом подходе к правилу об эквивалентных признаках // Там же. 2016. № 6. С. 40; Пантелеев М.В. Все упирается в эквивалентный признак // Там же. 2017. № 1. С. 56. Задача разработки и утверждения методики патентно-технических экспертиз, таким образом, давно назрела. Приглашаю всех заинтересованных коллег объединить усилия в разработке такой методики. Работа уже ведется в нескольких группах. Убежден, что имеющиеся наработки делают реальным создание методики в течение ближайшего года. Для начала одобрить ее могли бы общественные объединения патентных поверенных и судебных экспертов, если государственным органам это пока неинтересно. В конце концов, важно не формальное утверждение, а признание методики экспертами и судами. Начать разумно с более простого и в то же время актуального – с методики установления факта использования полезной модели. С одной стороны, круг объектов полезных моделей ýже, чем у изобретений, с другой, поправки в законодательство о полезных моделях требуют серьезных изменений в привычных приемах экспертного исследования. Стадии исследования. Методика экспертизы использования полезной модели предусматривает четыре стадии исследования: предварительную, раздельную, сравнительную, оценку результатов и формулирование выводов. На первой, предварительной стадии эксперт знакомится с поставленными перед ним вопросами и предоставленными ему образцами и материалами дела. Выясняет, соответствуют ли вопросы его экспертной специализации, возможно ли в принципе дать на них ответы исходя из современного уровня научных знаний. Устанавливает пригодность и достаточность объектов исследований и материалов дела для проведения исследований и дачи заключения. Если нужно, принимает меры по корректировке поставленных вопросов и/или дополнению исследуемых материалов. На этой стадии от эксперта требуется хорошее знание процессуально-правовых норм, регулирующих производство экспертизы, и их точное исполнение. Такие нормы содержатся в федеральном законе от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – закон № 73-ФЗ), универсальном законодательном акте, применимом ко всем видам экспертиз, а также в зависимости от вида судопроизводства – в соответствующих процессуальных кодексах РФ: Арбитражном процессуальном (далее – АПК РФ), Гражданском процессуальном (далее – ГПК РФ), Уголовно-процессуальном (далее – УПК РФ). Письмо о готовности провести экспертизу. Вообще-то работа эксперта начинается еще до назначения экспертизы, с момента, когда суд или сторона спора свяжется с ним, чтобы выяснить возможность проведения им экспертизы. Уже на этом этапе эксперт во многом может определить правильный ход исследования. Направляя письмо о своей готовности провести экспертизу, он может рекомендовать вопросы, подлежащие исследованию, перечислить необходимые для исследования материалы. Как показывает практика, часто такие рекомендации учитываются. Не секрет, что многие судьи, сотрудники административных органов и представители спорящих сторон не обладают достаточным опытом в патентном праве. Если эксперт сразу не обозначит правильные вопросы и объекты исследования, ему придется вести затяжную переписку по этому поводу после получения определения. Активная позиция эксперта еще до назначения экспертизы может заметно облегчить его последующую работу. Ознакомление с вопросами. О том, какие вопросы могут быть поставлены перед патентоведческой экспертизой, написано немало [2]. [2] Хаметов Р.Б. Экспертиза по делам о нарушении исключительного права на использование изобретения. М., 2004; Мордвинова В.В. Участвуем в судебной экспертизе // Патентный поверенный. 2006. № 1. С. 30; Мордвинова В.В. Практика проведения судебных экспертиз / В сб. докл. научно-практ. конф. «Коллегиальные чтения – 2011». СПб., 2011. С. 43; Максимов А. Экспертный вопрос для целей производства судебной патентно-технической экспертизы. М., 2011. Считаю, что тема закрыта Т.В.Петровой [3]. [3] Петрова Т.В. Главный вопрос в патентоведческой экспертизе // Патентный поверенный. 2014. № 5. С. 32. Правильный вопрос по установлению факта использования полезных моделей звучит так: «Использована ли полезная модель по патенту (номер) в продукте (название)?». Отвечая на него, эксперт-патентовед не выходит за рамки своих полномочий, так как его подготовка предполагает владение специальными правовыми знаниями в области патентного права. При этом он не вторгается в компетенцию суда, так как при установлении факта использования запатентованного решения в продукте не рассматривает вопрос о правомерности такого использования. К иным вопросам или к формулировкам указанного вопроса следует подходить с большой осторожностью. Вопросы должны соответствовать специализации эксперта и предмету спора, допускать возможность ответа на них на основании предоставленных эксперту материалов и современного уровня науки. На вопросы, не соответствующие этим требованиям, отвечать не следует. Этим заключение эксперта заведомо ставится под удар. Бывали случаи, когда суд не принимал во внимание заключение эксперта лишь потому, что он ответил на неправильные вопросы, хотя сам суд их перед ним и поставил. Даже если суд и примет решение на основании такого заключения, оно может быть обжаловано и отменено в вышестоящей инстанции. Итак, правильная реакция на «неправильный» вопрос – отказ отвечать на него. По ст. 16 закона № 73-ФЗ эксперт обязан «составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы». Аналогичные положения содержатся и в процессуальных кодексах: часть 4 ст. 55 АПК, часть 1 ст. 85 ГПК, п. 6 части 3 ст. 57 УПК РФ. Если вопросы сформулированы корректно, но эксперту для ответа на них не хватает знаний в области техники, к которой относится полезная модель, либо если эксперт не владеет специальными методами исследования, необходимыми для установления наличия в продукте тех или иных признаков полезной модели, то в таком письменном сообщении он может рекомендовать суду назначить комплексную патентно-техническую экспертизу (ст. 85 АПК, ст. 82 ГПК, ст. 201 УПК РФ). Такую экспертизу наряду с экспертом-патентоведом проведет эксперт в конкретной области техники. Если невозможность дать заключение связана с неправильно поставленными вопросами, эксперту не возбраняется в письме дать рекомендацию по правильной формулировке вопроса. После вынесения судом определения с корректировкой вопроса можно приступать к исследованию. Иногда эксперт может самостоятельно исправить ситуацию с не совсем корректно сформулированными вопросами. Дело в том, что процессуальные кодексы требуют от него дать не просто ответы на вопросы, а представить «выводы по поставленным вопросам» (часть 2 ст. 86 АПК, часть 1 ст. 204 УПК РФ), «выводы и ответы на поставленные судом вопросы» (часть 2 ст. 86 ГПК РФ). Это дает эксперту определенную свободу действий. В разделе заключения «Выводы» он сможет, помимо прямых ответов на поставленные вопросы, привести свои выводы по результатам проведенного им исследования, сформулировав их так, как считает правильным, исходя из предмета спора. Он вправе так поступить, исходя из нормы «если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, которые имеют значение для дела и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение» (часть 2 ст. 56 АПК, часть 2 ст. 86 ГПК, п. 4 части 3 ст. 57, часть 2 ст. 204 УПК РФ). Если очевидно, что вопрос в принципе не относится к компетенции эксперта или к существу спора, и никакая его корректировка ситуацию не исправит, такой вывод следует изложить в заключении эксперта. При этом на другие правильные вопросы в заключении нужно будет дать ответы по существу. Ознакомление с предоставленными образцами и материалами дела. На предварительной стадии эксперт знакомится с предоставленными ему образцами и материалами дела. Часто эксперту направляют дело целиком, в нескольких томах. Знакомясь с этим массивом информации, эксперт выбирает из него материалы, содержащие сведения, необходимые для его исследования. Это: - материалы, относящиеся к полезной модели (патент и/или сведения о нем из реестра полезных моделей, описания и чертежи к патенту); - материалы, относящиеся к спорному продукту (образцы изделия, фотографии, чертежи, паспорт изделия, руководство по эксплуатации и др.); - материалы, характеризующие период предполагаемого использования – от него зависит применимая нормативно-правовая база, следовательно, и методика установления использования. Важно ознакомиться и с имеющимися в деле результатами иных исследований по предмету экспертизы. Они могут быть изложены в позициях сторон, в представленных сторонами справках специалистов либо в заключении другого эксперта, если проводимая экспертиза дополнительная или повторная (ст. 87 АПК, ст. 87 ГПК, ст. 207 УПК РФ). Конечно, эксперт не должен идти на поводу у других специалистов, его исследование должно быть независимым. В то же время важно выявить спорные положения, по которым у него иная точка зрения. Суждения по ним эксперта должны быть аргументированы особенно тщательно, поскольку будут оцениваться судом с учетом противоположного мнения. Ознакомившись со всеми представленными образцами и материалами дела, эксперт должен оценить их пригодность и достаточность для проведения экспертизы. Если из-за непригодности или недостаточности представленных эксперту объектов исследования и материалов дела он не может ответить на поставленные вопросы, у него есть множество процессуальных возможностей для исправления ситуации. Эксперт вправе (часть 3 ст. 55 АПК, часть 3 ст. 85 ГПК, п. 1–3 части 3 ст. 57 УПК РФ): - с разрешения суда задавать вопросы лицам, участвующим в деле и свидетелям; - заявлять суду ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. По ходатайству эксперта суд направит ему недостающие доказательства, если они есть в деле. Если таких материалов в деле нет, суд может запросить их у сторон (часть 2 ст. 66 АПК, часть 1 ст. 57 ГПК РФ), приобщить к делу, а затем направить эксперту. Самостоятельно собирать доказательства, а тем более запрашивать их непосредственно у сторон спора эксперту категорически запрещено (ст. 16 закона № 73-ФЗ, часть 4 ст. 55 АПК, п. 1–2 части 3 ст. 57 УПК РФ). Это очень распространенная ошибка, ставящая под сомнение независимость эксперта и дискредитирующая его заключение. Нормативно-правовая база. На предварительной стадии эксперт также должен выбрать применимые нормы материального права. В соответствии с общим принципом действия закона во времени те или иные правоотношения регулируются законодательством, действовавшим в период их осуществления. Поэтому, исследуя факт использования полезных моделей, эксперту следует руководствоваться законодательным определением использования, действовавшим в период предполагаемого использования. А вот при выявлении признаков полезных моделей можно пользоваться перечнем видов признаков устройства в нормативном акте, действовавшем на дату подачи заявки. Ведь и заявитель, составляя формулу, и федеральный орган по интеллектуальной собственности, выдавая патент по заявке, руководствовались нормами, действовавшими именно на эту дату. В соответствии с изменениями, внесенными в ГК РФ федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 35-ФЗ), при установлении использования полезной модели теперь не применяется правило эквивалентов. Упоминание об эквивалентных признаках удалено из абзаца про полезные модели в п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Сегодня эта норма звучит так: «Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели». Однако, если эксперт, знакомясь с материалами дела, увидит, что предполагаемое использование полезной модели имело место в период до вступления указанных изменений ГК РФ с силу (до 1 октября 2014 г.), он должен руководствоваться предыдущей редакцией указанной нормы. Согласно этой редакции использование полезной модели определялось принципиально иначе: «Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта действий, предусмотренных п. 2 настоящей статьи». Упомянутый п. 2 ст. 1358 ГК РФ содержит открытый перечень действий, признаваемых использованием. Для полезной модели это: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель. Итак, если предполагаемое использование полезной модели имело место с 1 октября 2014 г., эксперт устанавливает, содержит ли продукт каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы. Установив, что хотя бы один признак не содержится в продукте, он делает вывод об отсутствии использования полезной модели. Но если предполагаемое использование осуществлялось до 1 октября 2014 г., а эксперт установил, что части признаков полезной модели в продукте нет, он уже не может на основании этого прийти к выводу о неиспользовании. В этом случае эксперт обязан провести дополнительные исследования: - установить, не заменен ли каждый из отсутствующих признаков эквивалентным; - определить, известен ли каждый заменяющий признак в качестве эквивалентного в области техники, к которой относится полезная модель, до начала предполагаемого использования. Если на оба этих вопроса эксперт отвечает утвердительно, он приходит к выводу об использовании полезной модели в продукте. Если выясняется, что предполагаемое использование началось до 1 октября 2014 г., а закончилось после этой даты, эксперт должен устанавливать использование полезной модели в период до 1 октября 2014 г., руководствуясь старой редакцией п. 3 ст. 1358 ГК РФ, исследуя эквивалентность и известность заменяющих признаков. Использование с этой даты – уже по новой редакции, игнорируя любые замены признаков, даже эквивалентные. При этом эксперт может прийти к выводу о том, что в одном и том же продукте одна и та же полезная модель признается использованной до 1 октября 2014 г. и не использованной с этой даты. Еще одна норма, нужная при экспертизе использования полезной модели, появилась с Законом № 35-ФЗ в том же п. 3 ст. 1358 ГК РФ. Это отсылка к п. 2 ст. 1354 ГК РФ. Так, определено, что при установлении факта использования полезной модели толковать формулу полезной модели следует с учетом описания и чертежей. Норма п. 2 ст. 1354 ГК РФ была и в старой редакции кодекса, однако не было однозначно определено, допустимо ли ее применение в случае исследования использования полезной модели. Можно было предположить, что толкование формулы с учетом описания и чертежей применимо только в ситуации споров о патентоспособности полезной модели. Хотя эксперты в спорах о нарушении полезной модели толковали так формулу и раньше, теперь они могут делать это на законных основаниях. В 2015 г. изменилось определение устройства как предмета полезной модели (см. п. 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Требования). Сузился круг патентуемых объектов и ужесточилось требование единства. В связи с этим обновлен и перечень видов признаков устройства, используемых для характеристики полезной модели (Требования, п. 36.1). Этот перечень может применяться в ходе экспертизы при выделении признаков полезной модели, если заявка на нее была подана после вступления Требований в силу с 27 января 2016 г. Если патент на полезную модель выдан по заявке, поданной ранее, следует отыскать аналогичный перечень в нормативном акте, действовавшем на дату подачи. Выбирая с учетом обстоятельств дела акт или его редакцию, актуальную на тот или иной период, удобно применять интерактивные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» и подобные, содержащие удобные переходы между разными редакциями нормативных актов и показывающие период их действия. Так, с 20 марта 2009 г. и по 7 января 2016 г. действовал Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326 (далее – регламент). Признаки, используемые для характеристики полезной модели, изложены в п. 9.7.4.3 (2) регламента. Интересно, что из-за несогласованности действий двух министерств регламент Минобрнауки прекратил действие раньше, чем вступили в силу пришедшие ему на смену нормативные акты Минэкономразвития России, в частности, упомянутые Требования. С 8 по 26 января 2016 г. в России не действовал никакой нормативный акт, регулирующий требования к признакам, используемым для характеристики полезной модели. Как выделять признаки полезной модели, если заявка была подана в этот период? Этот вопрос пока ждет ответа. До регламента действовали Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83 (далее – Правила). Этот документ действовал с 22 июля 2003 г. по 19 марта 2009 г. Признаки, используемые для характеристики полезной модели, изложены в п. 3.2.4.3 (2) Правил. Более ранние нормативные акты практического интереса уже не представляют: патенты, которые были выданы на их основании, давно прекратили действие. Стадия раздельного исследования предусматривает раздельное изучение материалов дела, относящихся к полезной модели, с одной стороны, и образцов продукта и относящихся к продукту материалов дела, с другой. Выявление признаков полезной модели. Задача изучения материалов, относящихся к полезной модели, – выявить ее признаки, наличие или отсутствие которых в дальнейшем предстоит обнаружить в продукте. В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ для установления факта использования полезной модели в продукте эксперт ограничивается только признаками, содержащимися в независимом пункте формулы. Исследование использования зависимых пунктов избыточно и ставит под сомнение компетентность эксперта, его следует избегать. Подробно методика выделения признаков разработана В.А. Хорошкеевым [4]. Он обратил внимание, что выделение признаков полезной модели недопустимо проводить простой «нарезкой» формулы на последовательные словесные фрагменты. При таком подходе в один фрагмент формулы могут попасть сразу несколько признаков, и эксперт не заметит, что в продукте используется не каждый из них. И наоборот, некоторые признаки не попадут ни в одну из частей. Их наличие или отсутствие в спорном продукте не будет исследовано, что приведет к ошибочному выводу. Между тем, на практике такой порочный подход очень распространен. [4] Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. № 5. С. 39. Формула – это словесная формулировка совокупности признаков технического решения. Формулу расшифровывают, выделяя из нее эти признаки. Для полезных моделей, заявленных с 22 июля 2003 г. по 19 марта 2009 г., руководствуемся п. 3.2.4.3 (2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 83: «Для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки: - наличие конструктивного элемента; - наличие связи между элементами; - взаимное расположение элементов; - форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; - форма выполнения связи между элементами; - параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; - материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом; - среда, выполняющая функцию элемента». Для полезных моделей, заявленных с 20 марта 2009 г. по 7 января 2016 г., руководствуемся п. 9.7.4.3 (2) Административного регламента по полезным моделям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326 (далее – Регламент), согласно которому полезные модели характеризуются, в частности, следующими признаками устройства: - «наличие конструктивного элемента; - наличие связи между элементами; - взаимное расположение элементов; - форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; - форма выполнения связи между элементами; - параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; - материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; - среда, выполняющая функцию элемента». Как видим, перечень Регламента практически не отличим от перечня Правил. Для полезных моделей, заявленных с 27 января 2016 г., следовало бы руководствоваться перечнем видов признаков, приведенным в п. 36.1 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Требования): «для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение; наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство); конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением; параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи; материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом; среда, выполняющая функцию части устройства». Но как им руководствоваться, неясно. Если перечень признаков полезных моделей прежних Правил и Регламента предельно ясен и прост, перечень новых Требований сформулирован так, что пользоваться им чрезвычайно неудобно. Это черта вообще характерна для нормативного творчества Минэкономразвития России, о чем уже немало сказано и написано. Наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение – это один вид признаков или три? Вроде бы три. Но почему тогда они сведены в один абзац? Как соотносятся понятия «форма» и «конструктивное выполнение»? Разве конструктивное выполнение не определяет форму? Если одна деталь характеризуется формой, то почему не характеризуется формой часть устройства, в том числе и деталь? Зачем трижды (!) после слова «части» в скобках написано: «детали, компоненты, узлы, блоки»? Это исчерпывающее перечисление видов частей устройства? Других частей не может быть? Или это отдельные примеры частей, могут быть и другие? Или это просто синонимы слова «часть», поясняющие его значение? Как соотносятся виды признаков «наличие одной детали» в первом абзаце и «наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой…» во втором? Надо ли понимать, что в первом абзаце речь идет об устройстве, состоящем из единственной детали? Может ли указанное во втором абзаце «наличие нескольких частей…, соединенных между собой сборочными операциями…» быть одним признаком? Или это все-таки совокупность нескольких признаков вида «наличие элемента» с несколькими признаками вида «наличие связи между элементами» и несколькими признаками вида «форма выполнения связи между элементами»? Создается впечатление, что признаком полезной модели теперь является сборочная операция, посредством которой соединены ее части. Не просто же так эти операции столь подробно перечислены: свинчивание, сочленение, клепка, сварка, пайка, опрессовка, развальцовка, склеивание, сшивка? Но ведь это признаки способа, а не устройства. Устройство характеризует не сборочная операция, а то, что раньше называлось «форма выполнения связи между элементами». Понятно, что разработчики Требований были озабочены внедрением нового определения устройства как объекта полезной модели (в обход ГК РФ). Но стоило ли включать это определение в вид признака устройства? Кстати, где теперь вообще признаки, характеризующие наличие и выполнение связей между элементами (или, если угодно, частями)? Похоже, о них забыли… Что за вид признаков «конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением»? Это смешение нескольких видов признаков! Как выполнение частей может характеризоваться их наличием? Прежние формулировки «форма выполнения элемента», «взаимное расположение элементов», «форма выполнения связи между элементами» были гораздо понятнее. Вероятно, за этим нагромождением слов скрывается какой-то смысл, но найти в нем логику не удается. Тут явно нужны разъяснения разработчиков Требований. Может быть, они объяснят нам, что имели в виду, если смогут? Хотя проще и лучше было бы возвратить формулировку видов признаков из старого Регламента. Она ни в чем не противоречит новому «узкому» определению устройства как объекта полезной модели. И, в отличие от нового перечня, это рабочий инструмент эксперта. Пока же выявление в независимом пункте формулы всех признаков полезной модели на основе перечня их видов по новым Требованиям доставляет судебным экспертам головную боль. Толкование формулы. Неясность изложения в формуле тех или иных признаков иногда можно преодолеть, если для их толкования использовать описание и чертежи (п. 2 ст. 1354 и п. 3 ст. 1358 ГК РФ). При этом важно не подменять общее содержание признака частным случаем его реализации, представленным в той части описания, где приводятся примеры воплощения полезной модели, и на соответствующих этим примерам чертежах. Неидентифицируемые признаки. Не исключена ситуация, когда эксперт увидит в формуле полезной модели принципиально неидентифицируемые признаки, смысл которых неясен либо не соответствует современным научным представлениям. Это особенно характерно для полезных моделей, патенты на которые долгое время выдавались без проведения экспертизы по существу. Обнаружение в независимом пункте формулы таких признаков полезной модели должно привести эксперта к заключению о принципиальной невозможности определенного вывода об использовании ее в продукте. Внешние и динамические признаки. Вначале эксперт выявляет все признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели. Затем перед ним встает вопрос: всякий ли выявленный признак подлежит сопоставлению с признаками продукта? В частности, как быть с так называемыми внешними [5] или динамическими [6] признаками? [5] Треножкина И.М. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних» признаков / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2015». СПб, 2015. С. 18. [6] Петрова Т.В. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле; Станковский В.М., Туренко В.В. Толкование судами «динамических» признаков патентных формул на устройство. Там же. С. 24. Внешним называют признак формулы, характеризующий устройство через объект, которого в самом устройстве нет, либо относящийся к объекту, которым устройство надо дополнить для его нормального функционирования, по крайней мере, в отдельных случаях использования. Внешние признаки формулы не проявляются в устройстве, когда оно не работает, а хранится на складе или продается. Примеры: сверло для дрели, вода для утюга в режиме отпаривания, электросеть для работы того и другого. Динамическим называют признак формулы, характеризующий действие. Такой признак не проявляется в устройстве, пока оно не функционирует. Примеры: указания, что вода в утюге выпаривается, а патрон дрели вращается. Большинство авторов сходятся во мнении, что включение таких признаков в формулу – ошибка заявителя. Но приводит ли этот дефект к тому, что доказать факт использования такой полезной модели практически невозможно? Обратим внимание, что согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы. Признак полезной модели, а не признак формулы! Если в независимом пункте приведен признак, не относящийся к признакам полезной модели (например, внешний или динамический), наличие или отсутствие такого признака в продукте не должно влиять на вывод об использовании полезной модели в спорном продукте. Такую позицию убедительно обосновал В.Ю. Джермакян [7]. Следовательно, такие признаки не подлежат сопоставительному анализу. [7] Джермакян В.Ю. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной формуле / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016». СПб. 2016. С. 17; Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения // Патентный поверенный. 2016. № 1. С. 45. Поскольку судебная практика по данному вопросу только формируется и пока противоречива, от эксперта требуется убедительная мотивировка его позиции. При этом можно сослаться на упомянутые публикации. Но не лишним будет указать в заключении, что попавшие в формулу внешние признаки с необходимостью проявляются при работе устройства (по крайней мере, в определенных условиях), а то, что они не проявляются в статике, когда устройство «лежит на складе», не отменяет факта использования полезной модели. Несущественные признаки. Такой подход, однако, не применяется к признакам, которые указаны в независимом пункте формулы, являются признаками устройства, но квалифицируются как несущественные. Использованием полезной модели в продукте должно признаваться использование действительно каждого (!) ее признака, указанного в независимом пункте, несмотря на несущественность какого-либо из них [8]. [8] Джермакян В.Ю. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной формуле / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016». СПб. 2016. С. 17; Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения // Патентный поверенный. 2016. № 1. С. 45. Исследование продукта. Определив признаки полезной модели, подлежащие сопоставлению, эксперт переходит к исследованию продукта. Желательно, чтобы он лично исследовал спорный продукт в натуре, не ограничиваясь исследованием только его чертежей и описаний. Ведь в п. 3 ст. 1358 ГК РФ речь идет об использовании полезной модели в продукте, а не в документах на продукт, которые могут рассматриваться лишь в качестве косвенных доказательств. Исследование по одним косвенным доказательствам допускается в исключительных случаях. Ведь нет гарантий, что сторона в споре не представит документы, относящиеся не к тому продукту, либо не подправит их в выгодную ей сторону. Если эксперт использует в исследовании относящиеся к спорному продукту документы, ему следует сопоставить их с самим устройством, убедиться, что они относятся именно к нему и отразить это в заключении. Заключение должно быть по возможности понятным для неспециалиста, наглядным и легко проверяемым. Поэтому при осмотре устройства рекомендуется сделать фотографии, иллюстрирующие наличие либо отсутствие в нем каждого признака полезной модели, а также показывающие соответствие устройству представленной на него документации. Кроме внешнего осмотра, часто приходится проводить демонтаж устройства с осмотром его отдельных частей. Либо, напротив, производить сборку устройства, если оно представлено в виде нескольких разъединенных частей. Завершив исследование, устройство следует привести в исходное состояние. Если установить наличие отдельных признаков невозможно без повреждения устройства, следует уведомить об этом орган, назначивший экспертизу, и получить его согласие. Ведь по общему правилу эксперт обязан «обеспечить сохранность представленных объектов исследований» (ст. 16 федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», часть 1 ст. 86 ГПК, п. 3 части 4 ст. 57 УПК РФ). Количественные признаки требуют проведения измерений. Измерения также рекомендуется сопровождать фотофиксацией. Например, если признак касается соотношения размеров, можно при съемке положить рядом с фотографируемым устройством масштабную линейку. При исследовании устройств могут применяться и специальные физические, химические и иные методы. Например, рентгенография (для исследования внутренней структуры объекта) или спектроскопия (для определения состава материала, из которого изготовлен элемент устройства). В заключении должно быть дано описание примененного специального метода и используемых технических средств. Применение большинства таких методов предполагает проведение комплексной экспертизы совместно патентоведом и специалистом по этому методу. Эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы других экспертов (часть 3 ст. 85 ГПК РФ). Вместе с тем исследование продукта не должно выходить за пределы поставленной перед экспертом задачи. Он должен убедиться в наличии или отсутствии в объекте признаков полезной модели из независимого пункта формулы, но не более того. Сравнительная стадия. Выявив признаки полезной модели и признаки продукта, эксперт приступает к их сопоставлению. Признаки рекомендуется свести в таблицу. В первом столбце удобно разместить признаки полезной модели, во втором – выводы о наличии/отсутствии каждого из них в продукте, а третий столбец отвести под примечания. В примечаниях можно привести ссылки на фотографии, чертежи, иные относящиеся к продукту документы (страницы и абзацы в них), которые указывают на наличие либо отсутствие в продукте признака полезной модели. Источники, на которые ссылается эксперт, должны быть приложены к его заключению. Если признак полезной модели технически идентичен признаку продукта, приходим к выводу о наличии признака. При этом в документации на продукт признак может быть описан другими терминами. Однако важно помнить, что эксперт ищет в продукте признаки технического решения, а не их словесное описание. Несмотря на разницу в терминах, технически признаки могут быть идентичны. И наоборот, одним и тем же термином могут быть названы принципиально различные детали, узлы, связи и т.д. Поскольку вначале эксперт выделяет признаки полезной модели, удобно и для признаков спорного продукта применять термины, использованные в формуле полезной модели. Если в документации, относящейся к спорному продукту, применяются другие термины, следует указать на их техническое соответствие терминам, использованным в формуле полезной модели. При этом уместны ссылки на словарно-справочную и иную литературу, относящуюся к той же области техники, что и полезная модель. Реализация сопоставляемого признака в продукте может отличаться от той, что представлена на чертеже полезной модели. Ведь чертеж, в отличие от формулы, относится к частному случаю воплощения полезной модели, одному из множества возможных. Часто бывает, что в полезной модели приведен обобщенный, родовой признак, а в продукте мы наблюдаем частный случай его применения – видовой признак. В этом случае признак считается использованным. Стадия оценки результатов и формулирования выводов. Заполняя сопоставительную таблицу, эксперт формулирует суждения (промежуточные выводы) по каждому признаку. Исходя из п. 3 ст. 1358 ГК РФ корректные формулировки промежуточных выводов такие: «продукт содержит признак» либо «продукт не содержит признак». Если все промежуточные выводы утвердительные, окончательный вывод утвердительный. Если хотя бы один из промежуточных выводов отрицательный, окончательный вывод тоже отрицательный. В.А. Хорошкеев в указанной статье пишет, что если эксперт сразу приходит к отрицательному выводу хотя бы по одному признаку, можно сразу переходить к окончательному отрицательному выводу. При этом нет необходимости проводить сопоставительный анализ всех признаков в полном объеме. По сути это верно, но поступать так не рекомендуется. Такой подход позволяет критиковать заключение эксперта как не соответствующее принципам «всесторонности и полноты исследований» (ст. 4, 8 Закона № 73-ФЗ). Кроме утвердительного и отрицательного выводов, возможны выводы альтернативные, вероятностные, условные, а также указание на принципиальную невозможность определенного вывода. Рассмотрим примеры таких выводов. - Утвердительный: «Полезная модель использована в продукте». - Отрицательный: «Полезная модель не использована в продукте». - Альтернативный: «Продукт содержит взаимозаменяемые элементы А и В. С элементом А полезная модель использована в продукте, а с элементом В – нет». Или: «В период до 1 октября 2014 г. полезная модель использована в продукте, с 1 октября 2014 г. полезная модель признается не использованной в продукте». - Вероятностный вывод: «Использование полезной модели в продукте возможно, но не обязательно». - Условный вывод: «Продукт определенно содержит признаки полезной модели № 1–9. Наличие признака № 10 можно проверить путем измерения. При условии совпадения признака № 10 полезная модель использована в продукте». Условный вывод – основание для продолжения исследования. Конечно, лучше, если начатое исследование завершит сам эксперт, не «поручая» его суду, но иногда организационно проще проверить наличие либо отсутствие признака непосредственно в судебном заседании. Эксперт сообщает о принципиальной невозможности сделать вывод, если хотя бы один признак не идентифицируется, то есть из-за неясности формулировки невозможно установить, содержит ли продукт этот признак или нет. Заключение эксперта. В ходе четвертой стадии эксперт завершает составление письменного заключения. Документ, в котором фиксируются ход и результаты исследования, именуется заключением эксперта (ст. 55, часть 2 ст. 64, ст. 86 АПК; часть 1 ст. 55 ГПК; часть 2 ст. 74, часть 1 ст. 80 УПК РФ). Это особая категория доказательств, называть ее иначе (экспертное заключение, акт экспертного исследования, заключение специалиста и т.п.) – серьезная процессуальная ошибка. Несоблюдение установленных законом требований к доказательству делает это доказательство недопустимым (ст. 64, 68 АПК; часть 2 ст. 55, ст. 60 ГПК РФ), и суд должен отклонить его. Содержание этого документа регламентировано процессуальными кодексами: подробно в АПК (часть 2 ст. 86) и УПК (часть 1 ст. 204), в общих чертах в ГПК РФ (ст. 8). В заключении эксперта указываются: - дата, время и место производства судебной экспертизы; - основания ее производства; - назначившее экспертизу должностное лицо или орган; - сведения об экспертном учреждении и/или конкретном эксперте (фамилия, имя и отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и/или ученое звание, занимаемая должность); - сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; - поставленные перед экспертом вопросы; - представленные для производства экспертизы объекты исследований и материалы; - данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы; - содержание и результаты исследований с указанием примененных методов/методик; - оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование; - установленные экспертом обстоятельства, которые имеют значение для дела, но по поводу которых эксперту не были поставлены вопросы, выводы по ним; - материалы (фотографии, схемы, графики и т.п.) и документы, иллюстрирующие заключение, обычно в виде приложений. Эксперт предупреждается об ответственности за заведомо ложное заключение, о чем дает подписку (часть 5 ст. 55 АПК; часть 2 ст. 80, ст. 171 ГПК; часть 1 ст. 204 УПК РФ). Если у эксперта не брали подписку до начала исследования (например, при вручении ему определения), рекомендуется дать подписку в тексте заключения эксперта. К последовательности изложения и оформлению заключения эксперта законодательство не предъявляет жестких требований, однако они могут содержаться во внутренних актах экспертного учреждения. В заключении эксперта необходимо полностью отразить и по возможности наглядно проиллюстрировать ход исследования, обосновать как промежуточные суждения, так и окончательные выводы. Четвертая стадия не завершается отправкой заключения в суд. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Он вправе прийти в заседание и по собственной инициативе. После оглашения его заключения эксперт вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда (часть 3 ст. 86 АПК; часть 1 ст. 85 ГПК РФ), дать разъяснения или дополнения по данному им заключению, ответы на вопросы сторон (часть 2 ст. 80, ст. 205, 282 УПК РФ). Эксперт также вправе делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний (ст. 17 закона № 73-ФЗ). Все изложенное актуально при экспертизах использования не только полезных моделей, но и изобретений, относящихся к устройствам. Только в случае изобретения отсутствие признака не позволяет автоматически сделать вывод о неиспользовании изобретения. Эксперту необходимо дополнительно установить, не был ли отсутствующий признак заменен эквивалентным. Но это тема уже для другой статьи. Ограниченный объем статьи не позволяет рассмотреть все проблемы методики, но полагаю, что наиболее актуальных мы все же коснулись. Список литературы 1. Дементьев В.Н., Рыбаков В.М., Христофоров А.А. Новый (?) подход к правилу об эквивалентных признаках // Патентный поверенный. 2016. № 3. 2. Джермакян В.Ю. Использование изобретения-устройства с «внешними» признаками в патентной формуле / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016». СПб, 2016. 3. Джермакян В.Ю. Не каждый признак, записанный в формуле изобретения, относится к признакам запатентованного изобретения // Патентный поверенный. 2016. № 1. 4. Джермакян В.Ю. О новом подходе к правилу об эквивалентных признаках  // Патентный поверенный. 2016. № 6. 5. Джермакян В.Ю. Определение эквивалентного признака, данное в ГОСТ Р 55386-2012, противоречит норме статьи 1358 ГК РФ // Патентный поверенный. 2016. № 3. 6. Максимов А. Экспертный вопрос для целей производства судебной патентно-технической экспертизы. М., 2011. 7. Мордвинова В.В. Практика проведения судебных экспертиз / В сб. докл. научно-практ. конф. «Коллегиальные чтения – 2011».СПб., 2011. 8. Мордвинова В.В. Участвуем в судебной экспертизе // Патентный поверенный. 2006. № 1. 9. Морская О.Г. О применимости использовавшихся в СССР критериев эквивалентности признаков // Патентный поверенный. 2016. № 4. 10. Пантелеев М.В. Все упирается в эквивалентный признак // Патентный поверенный. 2017. № 1. 11. Петрова Т.В. Главный вопрос в патентоведческой экспертизе // Патентный поверенный. 2014. № 5. 12. Петрова Т.В. Проблемы судебной экспертизы патентов на устройства с «динамическими» признаками в формуле / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2015». СПб., 2015. 13. Станковский В.М., Туренко В.В. Толкование судами «динамических» признаков патентных формул на устройство / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2015». СПб., 2015. 14. Треножкина И.М. Определение нарушения патента на устройство при наличии в формуле «внешних» признаков / В сб. докл. научно-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2015». СПб., 2015. 15. Хаметов Р.Б. Экспертиза по делам о нарушении исключительного права на использование изобретения. М., 2004. 16. Хорошкеев В.А. Сопоставительный анализ в судебной патентно-технической экспертизе // Патентный поверенный. 2013. № 5.


Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru